Marchio di posizione: cos’è e come tutelarlo

Il marchio di posizione rientra tra i cosiddetti “marchi non convenzionali” e indica quel segno distintivo costituito da una parola, un motivo grafico o una figura tridimensionale, che ottiene una registrazione in una specifica e ben definita posizione su un determinato prodotto in modo da potersi distinguere dagli altri; in altre parole, è costituito dalla modalità specifica di posizione o apposizione dello stesso su un prodotto. Sul sito di EUIPO trovate esempi per ciascun tipo di marchio, tra cui il marchio di posizione.

 

Caratteristiche e requisiti per la tutela del marchio di posizione

Ciò che caratterizza principalmente questo tipo di marchio è la combinazione del segno con una specifica posizione. Questo aspetto di fondamentale importanza rappresenta anche uno degli elementi più critici. Infatti, in questi casi, oggetto di valutazione non sarà, a differenza di come accade per tutti gli altri marchi, il solo requisito della capacità distintiva, ossia la riconducibilità del segno, da parte del pubblico, ad una determinata azienda, ma anche l’effettiva possibilità di identificare il marchio in maniera indipendente dall’aspetto comune del prodotto

Per quanto attiene ai requisiti richiesti dalla legge, va innanzitutto specificato che anche nel caso del marchio di posizione, come per tutti gli altri, il requisito principe sia la sussistenza del carattere distintivo, che permette di identificare con chiarezza la sua provenienza da un’impresa specifica.

Il “Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/626” richiede che il marchio di posizione sia rappresentato riproducendo adeguatamente la posizione e la dimensione o la proporzione in relazione al prodotto, mentre devono essere soltanto tratteggiati o punteggiati tutti gli altri elementi che non fanno parte dell’oggetto della registrazione. Il terzo requisito, stavolta di natura facoltativa, permette al richiedente di decidere di aggiungere la descrizione. 

 

Rischio di percezione del marchio di posizione

Il rischio più frequente, è che il consumatore non riesca a percepire il marchio come un’indicazione di origine commerciale ma, più semplicemente, come una mera caratteristica decorativa o un dettaglio estetico.

In tal caso, come dimostrano le domande di registrazione rifiutate da l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), non è possibile ottenere la registrazione, in quanto si rientra nel difetto del carattere distintivo previsto dall’art. 7 del Regolamento europeo sul marchio dell’Unione Europea.

A tal proposito, i presupposti della protezione sono stati ben delineati dalla Corte di Giustizia (C-25/05), secondo la quale “non è abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale che in quello di un marchio denominativo o figurativo. Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo”.

 

“Secondary meaning” e marchio di posizione

Se si vuole procedere, dunque, con la realizzazione e la successiva registrazione di un marchio di posizione, è necessario potere ragionevolmente ritenere che il consumatore potrà riconoscere la provenienza di quel prodotto da una determinata azienda solo attraverso la particolare collocazione di un certo segno sul prodotto.

È indubbio come un marchio atipico come quello di posizione soprattutto grazie ai ruoli rivestiti dal marketing e dalla pubblicità, possa assumere particolare carattere distintivo in alcuni settori più che in altri, come nel caso dell’abbigliamento.

Ottenere la registrazione, per le motivazioni viste fin qui, non risulta affatto facile ed è per questo che spesso è necessario che intervenga il cosiddetto “secondary meaning”, ovvero la circostanza per cui il pubblico è in grado di collegare il prodotto ad una determinata impresa in ragione di una sua larghissima diffusione. 

Qui trovate maggiori dettagli sul tema.

Il ruolo dei professionisti per la tutela del marchio di posizione 

Al fine di poter realizzare con successo il procedimento di registrazione è consigliabile, dunque, valutare soluzioni non abitualmente adottate sul mercato, valutando anche le decisioni precedentemente assunte da l’EUIPO in termini di domande rifiutate o approvate. 

Pertanto, è di fondamentale importanza affidarsi sia ad un legale specializzato nel settore IP che ad un esperto di marketing, così da poter scegliere la soluzione più adeguata che, non sia percepita come mera decorazione da parte del consumatore. 

 

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