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Validità del marchio composto da un gruppo di lettere

L’Art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (d’ora innanzi anche denominato c.p.i.) precisa che; “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.”

Con l’entra in vigore della Reg. UE 2015/2424 “il Marchio dell’Unione Europea”  del 23 marzo 2016, all’art. 4 si precisa  che  non è più necessario che un marchio possa essere suscettibile di rappresentazione grafica, ma è sufficiente che sia adatto a distinguere i prodotti ed i servizi di una impresa da quelli di un’altra impresa ad essere rappresentato nel registro marchi dell’ Unione Europea, in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare.

Tradizionalmente i marchi vengono suddivisi in marchi denominativi (costituiti da parole, anche di fantasia), marchi figurativi (costituiti da disegni) e marchi complessi (costituiti da più elementi combinati tra di loro).

Per molto tempo si è ritenuto di palmare evidenza che non potessero essere registrati i segni costituiti da lettere dell’alfabeto, oppure le cifre, trattandosi di segni di uso comune che generalmente riscontriamo nel quotidiano. E’ quanto affermato dall’art. 13 c.p.i. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

  1. a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  2. b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
  3. possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
  4. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
  5. Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

Eccezion fatta per quelle lettere o quei numeri che sono caratterizzati da un particolare colore, forma , tali da essere ritenuti riconoscibili al primo sguardo, (pensiamo al numero 46 di Valentino Rossi, divenuto ora un marchio celebre).

Nel medesimo caso si è affermata la giurisprudenza italiana. In particolar mondo si è affermata la registrabilità del marchio:

  • Della lettera Omega, in quanto, a seguito della Dir. 89/104, la registrabilità delle lettere dell’alfabeto deve ritenersi pacifica e la capacità distintiva del segno deve essere valutata con riferimento al prodotto specifico (caso Ferragamo, Cass. 25/06/2007, n. 14684);
  • Di un gruppo di lettere, anche senza che ad esso sia stata conferita una particolare caratterizzazione grafica (caso Volkswagen, Trib. Milano 31/03/2010)
  • Monster Energy contro Volkswagen AG –  Mad Catz Interactive (Raffigurazione di un quadrato nero con quattro strisce bianche) EUIPO (Causa T-567/15) Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016 “assenza di carattere distintivo”
  • Della lettera “LV” senza particolari caratterizzazioni grafiche (caso Louis Vuitton. Trib. Torino 21/11/2007)
  • Della lettera “G” in corsivo; tuttavia in questo particolare caso il Tribunale di Milano ha precisato che l’oggetto del marchio in questione non fosse rappresentato dalla lettera in se, bensì dalla particolare grafica indicata nelle registrazioni e, nell’affermare la non-contraffazione da parte di un altro marchio “G” in corsivo, ne ha sottolineato la debolezza (caso Gucci VS Guess, Tribunale di Milano 02/05/2013).

 

Eugenio Selmi, LL.M. in Food Law

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