Approfondimenti

Validità del marchio composto da un gruppo di lettere

L’Art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (d’ora innanzi anche denominato c.p.i.) precisa che; “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.”

Con l’entra in vigore della Reg. UE 2015/2424 “il Marchio dell’Unione Europea”  del 23 marzo 2016, all’art. 4 si precisa  che  non è più necessario che un marchio possa essere suscettibile di rappresentazione grafica, ma è sufficiente che sia adatto a distinguere i prodotti ed i servizi di una impresa da quelli di un’altra impresa ad essere rappresentato nel registro marchi dell’ Unione Europea, in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare.

Tradizionalmente i marchi vengono suddivisi in marchi denominativi (costituiti da parole, anche di fantasia), marchi figurativi (costituiti da disegni) e marchi complessi (costituiti da più elementi combinati tra di loro).

Per molto tempo si è ritenuto di palmare evidenza che non potessero essere registrati i segni costituiti da lettere dell’alfabeto, oppure le cifre, trattandosi di segni di uso comune che generalmente riscontriamo nel quotidiano. E’ quanto affermato dall’art. 13 c.p.i. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

  1. a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  2. b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
  3. possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
  4. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
  5. Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

Eccezion fatta per quelle lettere o quei numeri che sono caratterizzati da un particolare colore, forma , tali da essere ritenuti riconoscibili al primo sguardo, (pensiamo al numero 46 di Valentino Rossi, divenuto ora un marchio celebre).

Nel medesimo caso si è affermata la giurisprudenza italiana. In particolar mondo si è affermata la registrabilità del marchio:

  • Della lettera Omega, in quanto, a seguito della Dir. 89/104, la registrabilità delle lettere dell’alfabeto deve ritenersi pacifica e la capacità distintiva del segno deve essere valutata con riferimento al prodotto specifico (caso Ferragamo, Cass. 25/06/2007, n. 14684);
  • Di un gruppo di lettere, anche senza che ad esso sia stata conferita una particolare caratterizzazione grafica (caso Volkswagen, Trib. Milano 31/03/2010)
  • Monster Energy contro Volkswagen AG –  Mad Catz Interactive (Raffigurazione di un quadrato nero con quattro strisce bianche) EUIPO (Causa T-567/15) Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016 “assenza di carattere distintivo”
  • Della lettera “LV” senza particolari caratterizzazioni grafiche (caso Louis Vuitton. Trib. Torino 21/11/2007)
  • Della lettera “G” in corsivo; tuttavia in questo particolare caso il Tribunale di Milano ha precisato che l’oggetto del marchio in questione non fosse rappresentato dalla lettera in se, bensì dalla particolare grafica indicata nelle registrazioni e, nell’affermare la non-contraffazione da parte di un altro marchio “G” in corsivo, ne ha sottolineato la debolezza (caso Gucci VS Guess, Tribunale di Milano 02/05/2013).

Dott. Eugenio Selmi

Consulente Legale per l’Osservatorio Italia in Testa


Etichettatua: Obbligo sull’origine dell’ingrediente principale

L’ Unione Europea: approvata l’indicazione in etichetta sull’origine dell’ ingrediente principale.

A larga maggioranza i Paesi membri dell’Unione Europea hanno approvato il Regolamento esecutivo sull’indicazione in etichetta riguardante l’origine dell’ingrediente principale degli alimenti.

Come è noto, l’etichettatura riguardante le informazioni nutrizionali contenute in un prodotto alimentare è disciplinato dal Regolamento Europeo 1169/2011. L’indicazione di origine per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili è divenuta obbligatoria a partire da aprile 2015, restava fuori dalle indicazioni riportate sull’etichettatura l’origine del prodotto principale come il grano per la pasta o il latte nei formaggi. La novità contenuta nel Regolamento riguarda l’obbligatorietà destinata ai produttori che dovranno fornire informazioni dettagliate sull’origine del prodotto principale quando il luogo di provenienza dell’alimento è indicato o anche evocato e si differenzia dall’ingrediente principale.

Il Regolamento, tuttavia, si dimostra estremamente morbido riguardo l’indicazione del paese di origine, lasciando ampia discrezionalità nella dicitura “UE / non UE” fino all’indicazione del paese o della regione. Non si applicherà ai prodotti DOP, IGP e STG che sono già provvisti di un disciplinare di produzione molto chiaro, né quelli a marchio registrato.

Altra novità molto importante viene resa nota attraverso il portale del Ministero dello sviluppo economico con la Nota informativa Mise prot. N. 133330 del 9 aprile 2018, riguardante il soggetto responsabile della presenza o della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o regione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. L’8 febbraio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32, il Decreto legislativo del 15 dicembre 2017 n. 231 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170 “Legge di delegazione europea 2015”.

Ma in sostanza cosa cambia?

Il Regolamento prevede di contrastare le false indicazioni riportate in etichetta, quelle volte ad ingannare il consumatore riguardo l’origine del prodotto, che orientano la preferenza del consumatore nella scelta di un determinato prodotto rispetto ad un altro proprio per la tipicità e la tradizione che risiede in un determinato prodotto.  Contrastare l’evocazione dei prodotti italiani, abbattere il fenomeno dell’ Italian Sounding che rimanda alla mente del consumatore l’idea di acquistare un prodotto italiano solo perché in etichetta compare il Colosseo o soltanto perché la confezione di un un prodotto straniero si riporta una parola italiana (es. Pummarola, Pizza Ristorante, Parmesan, Brosecco) oppure un disegno o un’ immagine che rimanda l’acquirente ad un paesaggio italiano.

Diventa però estremamente difficile, se si leggono attentamente le norme espresse nel Regolamento, evitare tale illecito, poiché se il produttore di un determinato prodotto X sulla confezione non fa riferimento geografici di alcun tipo, né riporta informazioni o evocazioni dell’origine dell’alimento, non sarà obbligato a indicare il luogo di provenienza dello stesso alimento o del suo ingrediente primario.

Resterà da vedere cosa succederà in Italia quando il Regolamento entrerà in vigore e bisognerà valutare l’impatto che l’approvazione avrà sui decreti sull’origine degli alimenti già in vigore in alcuni paesi dell’ Unione come Italia e Francia.

Dott. Eugenio Selmi

Consulente Legale per l’Osservatorio Italia in Testa


Diesel VS Deisel

Il 1 febbraio, perfettamente mimetizzato tra i negozi di Canal Street, nel distretto di Chinatown, New York City, Renzo Rosso, decide di fare un esperimento: Contraffare i suoi prodotti marca Diesel.

L’inventore del celebre marchio ha aperto un finto falso negozio che vende articoli prodotti dalla sua casa di moda con una scritta palesemente alterata DEISEL. Per non destare sospetti, l’allestimento del negozio si è presentato scarno, confuso, in linea con i negozi che caratterizzano una delle vie più famose di NYC, conosciuta dalla collettività come “la strada dei falsi”. Non è insolito trovare in questa via, tra i negozi, diversi brand che evocano marchi famosi a prezzi notevolmente più bassi. Uno dei mercati più colpiti è senza dubbio quello italiano.


Etichettatura per i derivati del pomodoro

In data 27 febbraio 2018, i Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda hanno firmato il decreto interministeriale per introdurre l’obbligo di indicazione dell’origine dei derivati del pomodoro.  Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% dei derivati del pomodoro.


Obbligo etichettatura per pasta e riso

A partire dal 12 febbraio 2018, è diventato obbligatorio indicare sull’etichetta la provenienza della materia prima per il riso e la pasta.

Sono entrati infatti pienamente in vigore, i decreti firmati dai ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda che consentono ai consumatori, di conoscere il luogo di coltivazione del grano e del riso in modo chiaro sulle confezioni.


La difesa del Made in Italy

Il 23 ed il 24 febbraio, l’Osservatorio  Italia in Testa è stato invitato a prestare diversi interventi presso l’ Università Sapienza di Roma. Collaboratori e partners dell’Osservatorio si sono alternati per portare quella che è la conoscenza e l’esperienza maturata in campo di proprietà intellettuale, marchi registrati e contraffazione del Made in Italy.


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