Approfondimenti

Marchio comunitario: tutte le risposte alle tue domande

Il marchio comunitario è più correttamente conosciuto come marchio europeo o marchio dell’Unione Europea (MUE). Si tratta di un unico marchio, il quale conferisce protezione in tutti gli Stati membri dell’Unione.

Per registrare un marchio ci sono tre vie principali: quella nazionale, quella europea e quella internazionale. Il marchio nazionale consente di ottenere protezione in un solo Paese. Mediante il marchio internazionale è possibile ottenere con un’unica procedura un serie di marchi nazionali. Il marchio comunitario o europeo consente invece di ottenere un titolo unico, avente valore in tutta l’Unione Europea.

Quali sono i vantaggi del marchio comunitario?

Quando un’impresa è intenzionata ad investire sulla creazione di un brand, la registrazione del marchio è indispensabile (si veda a tal proposito “Tutela del marchio: perché è essenziale per una start-up“).

Quali sono dunque i vantaggi legati alla registrazione di un marchio comunitario?

Il marchio ha protezione territoriale. Registrare un marchio in un solo Paese significa poter esercitare i diritti di esclusiva soltanto in quel Paese. Ma in un mondo sempre più globalizzato, l’imprenditore ha spesso la necessità di aggredire nuovi mercati e pertanto deve poter proteggere il proprio marchio in più Paesi. Con il marchio comunitario è possibile ottenere in un colpo solo una protezione estesa a tutti i 28 Paesi dell’Unione, mediante una singola procedura, nella propria lingua, con un singolo professionista e ad un prezzo estremamente conveniente rispetto alle registrazioni nazionali.

Perché tergiversare non è una buona idea?

Quando un’impresa crea un nuovo brand con il progetto o la speranza di espandersi in un mercato internazionale, non è una buona idea tergiversare prima di registrare un marchio comunitario.

Il ragionamento che spesso viene fatto dall’imprenditore è: “sto iniziando a lavorare soltanto sul mercato italiano, quindi per adesso registro un marchio nazionale e poi ci penserò“. Se è vero che la registrazione di un marchio nazionale impedisce a chiunque altro di registrare lo stesso marchio a livello europeo, niente impedisce ai concorrenti di registrarlo nei rispettivi Paesi membri. In questo modo, l’imprenditore non soltanto non potrà usare il proprio marchio in questi Paesi, ma perderà altresì la possibilità di ottenere un marchio comunitario.

Questo problema viene mitigato dal diritto di priorità. Quando viene depositata una domanda di marchio nazionale, il richiedente ha sei mesi di tempo per estenderla al marchio comunitario, senza perdere alcun diritto. Iniziare direttamente da una registrazione europea consente però di risparmiare i soldi necessari alla registrazione del marchio italiano.

Dove si registra il marchio comunitario?

La registrazione del marchio comunitario viene curata dall’EUIPO, ovvero l’Organizzazione Europea per la Proprietà Intellettuale, con sede in Alicante. E’ possibile depositare un marchio europeo rivolgendosi direttamente all’EUIPO, oppure attraverso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Ad oggi la procedura senza dubbio più facile e conveniente è quella della registrazione online, direttamente tramite il sito della EUIPO.

Quanto costa registrare un marchio comunitario?

Per registrare un marchio comunitario è necessario pagare all’EUIPO una tassa di € 850. Se si vuole registrare il marchio per più di una classe, sarà necessario pagare altre € 50 per la seconda ed € 150 per ogni classe aggiuntiva a partire dalla terza.

Per registrare un marchio italiano il costo per una classe si aggira intorno ad € 180, fra tasse sul marchio e sulla lettera d’incarico, diritti di segreteria e marche da bollo. Se si considera che con il marchio europeo si ottiene in una sola volta l’equivalente di 28 registrazioni nazionali, la convenienza è evidente.

Quanto tempo occorre per ottenere la registrazione?

Difficile prevedere il tempo necessario ad ottenere la registrazione di un marchio comunitario. Rispetto a molti uffici nazionali, l’EUIPO è più rapida e spesso è possibile ottenere la registrazione nell’arco di alcuni mesi. Tuttavia, i tempi potrebbero allungarsi nel caso in cui il processo di registrazione non proceda indisturbato e si presentino impedimenti od opposizioni di terzi.

La cosa positiva è che non c’è bisogno di attendere la registrazione del marchio per poter usare e per godere di protezione. Con la domanda di marchio, il richiedente può opporsi alle domande successive di marchi in conflitto con il suo. Inoltre, la domanda di marchio può essere trasferita e fatta oggetto di licenza come per un marchio registrato.

Perché affidarsi ad un professionista?

Qualunque persona fisica o giuridica può registrare autonomamente il proprio marchio. Tuttavia, a meno che all’interno dell’impresa non vi sia un ufficio od una persona specializzata in materia di proprietà intellettuale, il fai da te non è mai consigliato.

Innanzi tutto, prima di procedere alla registrazione è consigliabile far verificare ad un professionista la presenza dei requisiti di registrabilità del marchio. Alcune volte, una piccola modifica può essere sufficiente a rendere il marchio maggiormente distintivo e ad agevolare la registrazione.

Il professionista si occuperà altresì di redigere correttamente la lista dei prodotti e dei servizi per cui viene richiesta protezione. Ad oggi, non è più sufficiente indicare genericamente un’intera classe di prodotti o servizi. E’ invece necessario specificare quelli per i quali viene richiesta la protezione, senza essere né troppo generici né troppo restrittivi.

Infine, prima di registrare è indispensabile effettuare una ricerca di anteriorità e valutare eventuali ipotesi di conflitto con marchi precedenti. In mancanza di questo, non si rischia soltanto di perdere i soldi della registrazione. Il conflitto con marchi precedenti può essere scoperto anche dopo anni dalla registrazione. Si rischia pertanto di buttare al vento tutti gli investimenti fatti sul brand e subire azioni legali anche molto costose.

 

Avv. Massimo Bacci

LL.M. in Intellectual Property

www.iprights.it


Competiton Law: Come salvaguardare il libero mercato

La legge europea sulla concorrenza promuove il mantenimento della concorrenza all’interno dell’Unione europea regolando la condotta anticoncorrenziale delle imprese per garantire che non creino cartelli e monopoli che danneggino gli interessi della società.

La legge sulla concorrenza è regolata dall’art. 101-106 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Le regole di concorrenza sono rivolte alle imprese e ai professionisti indipendenti che desiderano trarre vantaggio dal mercato unito, ma per garantire un mercato libero è necessario garantire la loro partecipazione. L’Articolo 101 TFUE elenca le pratiche che sono vietate nel diritto della concorrenza: Gli Accordi tra imprese. Il motivo di questo divieto risiede nel garantire la libera partecipazione al mercato dell’ Unione. “Tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che hanno come oggetto o effetto la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza all’interno del mercato interno.

La Corte di giustizia ha definito il termine “pratica concordata” come: “una forma di coordinamento tra imprese che, senza aver raggiunto la fase in cui è stato concluso un accordo propriamente detto, sostituisce consapevolmente la cooperazione pratica tra loro per i rischi della concorrenza”. Una pratica concordata è difficile da provare e il semplice fatto di aumenti paralleli dei prezzi non è decisivo. Ci deve essere un corpus di prove precise e coerenti per giustificare l’accertamento di una pratica concordata. Cases 40/73 Suiker Unie and others v Commission (the Sugar Cartel case) afferma che una pratica concordata non deve necessariamente essere verbale o scritta e può essere diretta o indiretta. La corte ha dichiarato che non è necessario prendere in considerazione l’effetto concreto di un accordo una volta che sembra avere come oggetto la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza.

L’elenco non esaustivo dell’articolo 101, paragrafo 3 consente alla Commissione di rimanere libera di identificare altri accordi o pratiche che operano in modo anticoncorrenziale, garantendo un certo grado di flessibilità. . Tuttavia, le eccezioni sono interpretate nel modo più stretto possibile. In generale, qualsiasi contatto tra concorrenti solleverà sospetti e la Commissione inizierà a prestare attenzione.

Secondo quanto previsto dall’art. 102 TFUE “è incompatibile con il mercato comune ed è vietata, nella misura in cui possa pregiudicare il commercio tra Stati membri, qualsiasi abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso“.

Sebbene possa non sembrare evidente, l’ottenimento di una posizione dominante sul mercato non è illegale di per sé; invece è un abuso di tale posizione che è perseguito integralmente dalla legge dell’UE. Secondo la giurisprudenza  della Corte, una posizione dominante dovrebbe essere identificata come una posizione di forza economica che consente alla società di ostacolare la prosecuzione di una concorrenza effettiva nel mercato in questione e di mantenere un comportamento indipendente da parte di concorrenti, clienti e consumatori (United Brands , Causa 27/76).

Articolo 102 TFUE  non si limita a determinati casi di abuso di posizione dominante: l’imposizione di prezzi di vendita (articolo 102 lettera a), la limitazione della produzione o il pregiudizio dei consumatori (articolo 102 lettera B), l’applicazione di condizioni dissimili a prestazioni equivalenti (articolo 102 lettera c), l’introduzione di servizi aggiuntivi che non hanno alcun legame con l’oggetto dei contratti (articolo 102 lettera d).

L’abuso può consistere in un comportamento inteso ad escludere dal mercato o emarginare un concorrente o in una politica commerciale che riguarda direttamente i consumatori. Vi sono forti ragioni per il controllo degli aiuti di Stato nell’Unione europea, tuttavia il suo uso deve essere limitato per evitare il suo abuso e proteggere i giocatori nazionali. L’abuso di aiuti di Stato può comportare la bancarotta delle imprese, distorcere la concorrenza e contribuire artificialmente a mantenere mercati frammentati e costosi. D’altra parte, un corretto utilizzo delle politiche sugli aiuti di stato contribuisce ad abbracciare la globalizzazione indirizzando i fondi pubblici verso la crescita economica e le posizioni lavorative in mercati aperti e competitivi, sostenendo le riforme economiche per offrire competitività a lungo termine.

Gli articoli pertinenti sono 106 e 107 del TFUE.

La prima afferma che se gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi solo a determinate imprese, queste saranno consentite dalla legislazione dell’UE solo se non contrarie alle norme contenute nei trattati pertinenti, in particolare a quelle di cui all’articolo 18 e agli articoli da 101 a 109. Quest’ultimo afferma che qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro che falsi o minacci di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese è incompatibile con il mercato interno se incide sugli scambi tra Stati membri. È di fondamentale importanza che i concorrenti operino su una base di parità a vantaggio della competitività europea e che le imprese non accumulino un potere di mercato che potrebbe portare a prezzi più elevati e ad una qualità inferiore. Di fronte al libero commercio tra UE e SM e all’apertura dei servizi pubblici alla concorrenza, le autorità nazionali a volte vogliono utilizzare risorse pubbliche per promuovere determinate attività economiche o per proteggere le industrie nazionali. La concessione di queste risorse è nota come aiuto di Stato. La ragione più importante per imporre il controllo dell’UE sugli aiuti di Stato è impedire che i paesi utilizzino deliberatamente e / o involontariamente aiuti di Stato a vantaggio delle proprie imprese a scapito degli altri concorrenti.

Eugenio Selmi, LL.M. in Food Law


La protezione delle Indicazioni Geografiche

L’Italia vanta il maggior numero di indicazioni geografiche – IG a livello europeo. Si tratta di un primato non solo numerico, ma anche economico: il valore alla produzione delle IG italiane ha raggiunto quasi 14 miliardi di euro nel 2017 e rappresenta un fattore chiave della crescita del Made in Italy, con un valore all’export di 9,6 miliardi di euro. La protezione delle IG è un elemento strategico dell’economia italiana e lo è anche per la normativa europea: come sancito dal. Reg. UE n. 1151/2012, “Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite si basa sulla fiducia dei consumatori. Esso è credibile solo se accompagnato da verifiche e controlli effettivi”.

“Verifiche e controlli effettivi” sulle IG sono necessari anche per tutelare le IG stesse in quanto “patrimonio culturale” dell’Unione. Il primo dei considerando del Reg. UE n. 1151/2012 sancisce solennemente che: “La qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell’acquacoltura dell’Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell’Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo.” E’ utile ricordare che il Trattato UE affida all’Unione il compito di vigilare “sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo” e lo fa all’articolo 3,comma 3,  prima ancora di prevedere l’istituzione dell’Unione economica e monetaria.

L’art. 13 del Reg. UE n. 1151/2012 ha dettato incisive norme per la protezione dei nomi registrati come IG, prevedendo che gli Stati membri adottino le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. Tra le protezioni fornite dalla regolamentazione UE ai nomi delle IG vi è anche quella contro “qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente”.

Sotto il profilo normativo europeo la disciplina della protezione delle IG ha nell’art.13.1 del Reg. (UE) n. 1151/12 (rubricato ‘Protezione’). Per usurpazione si intende, un’attività di appropriazione della denominazione protetta, con conseguente indebita acquisizione di pregi e qualità non pertinenti. In altri termini, si sostanzia in una condotta di chi si arroga il diritto al nome di spettanza altrui. Per imitazione, l’attività di riproduzione “con plagio” della denominazione protetta. Tale attività presuppone la sussistenza di un modello che si cerca di riprodurre e, dunque, l’alterità del bene imitato. Per evocazione, la pratica commerciale scorretta capace di suscitare nel consumatore l’idea che quel prodotto abbia le stesse caratteristiche e qualità del prodotto a denominazione registrata o che sia esso stesso prodotto a denominazione registrata.

La Corte ha inoltre chiarito che l’ipotesi dell’evocazione sussiste in presenza di analogie fonetiche, ottiche e, se del caso, concettuali tra le denominazioni in conflitto, in un contesto in cui i prodotti di cui è causa sono simili nel loro aspetto esterno, ossia di apparenza analoga. Nella nota pronuncia ‘Parmigiano Reggiano’/ ‘Parmesan’ la Corte di giustizia ha sancito che “Nella presente causa sussistono analogie fonetiche ed ottiche fra le denominazioni «parmesan» e «Parmigiano Reggiano» in un contesto in cui i prodotti di cui è causa sono formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, cioè simili nel loro aspetto esterno.

Peraltro, che la denominazione «parmesan» sia o meno la traduzione esatta della DOP «Parmigiano Reggiano» o del termine «Parmigiano», si deve tener conto anche della somiglianza concettuale tra tali due termini, pur di lingue diverse, testimoniata dal dibattito dinanzi alla Corte. Tale somiglianza è idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP «Parmigiano Reggiano» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione «parmesan». In tale contesto, l’uso della denominazione «parmesan» dev’essere considerato un’evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.”20

Sentenza della Corte Grande Sezione 26 febbraio 2008

Altre pronunce, nel valutare l’etichetta del prodotto, hanno individuato  i profili di evocatività prescindendo dalla denominazione di vendita del prodotto, valutando, invece tutti quei riferimenti grafici o quelle immagini, segni, figure capaci di richiamare alla mente del consumatore la medesima provenienza del prodotto a denominazione protetta. A tal riguardo, il Tribunale di Catania, ha stabilito che un salume a base di carne di maiale   denominato “Salsiccia piccante” e recante in etichetta una rappresentazione grafica della Regione Calabria e le indicazioni generiche “salumi tipici” e “bontà e tradizione”, è indiscutibilmente evocativo della “Salsiccia di Calabria DOP”. Il Tribunale predetto ha ritenuto  che la valutazione dell’evocazione andasse riferita all’etichetta, nel suo insieme di elementi grafici ed elementi descrittivi: da un lato, quindi, l’immagine della Calabria (a prescindere dal fatto che nell’etichetta non fosse presente l’indicazione letterale “Calabria)  è apparsa decisiva in quanto la raffigurazione geografica è quella “unica e caratteristica, della Regione Calabria”. Dall’altro, gli ulteriori elementi, questa volta, letterali rappresentati dalle indicazioni “Salumi tipici” e “Bontà e Tradizione” concorrono a ritenere che tale produzione avesse caratteristiche di particolare pregio e qualità di cui gode la produzione a DOP.

Fonti: Fabrizio Gualtieri e Stefano Vaccari Capo Dipartimento ICQRF. Italian Food Law Association. Rivista di Diritto Alimentare.

Eugenio Selmi, LL.M. in Food Law


Il Falso Biologico

Il 30 maggio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica che entrerà in vigore nel 2021.

Il nuovo Regolamento, che mira a garantire l’alta qualità del prodotto biologico e all’aumento della produzione, è stato accolto con giudizi non propriamente positivi dagli agricoltori italiani e dalle associazioni di categoria. Le critiche mosse alle nuove regole europee riguardano principalmente la questione delle soglie per i residui di fitofarmaci e la possibilità di produrre biologico senza utilizzare il suolo, temi che contrastano con gli standard italiani e che penalizzerebbero il nostro Paese a livello di metodo di produzione e di controlli.

L’Italia è prima in Europa per la produzione con il metodo biologico. Secondo quanto riportato da Coldiretti, i consumi sono aumentati del 21% e sembra che il Bel Paese abbia compreso quanto sia importante l’alimentazione e la necessità di acquistare un prodotto coltivato senza l’uso di pesticidi, fertilizzanti e altre sostanze di sintesi, magari a Km Zero per rispettare l’ambiente.
“L’Italia – ha dichiarato il ministro Gian Marco Centinaio – si conferma leader europeo per l’agricoltura biologica, sia in termini di mercato sia in termini di superfici. Abbiamo tre anni per lavorare alle modifiche necessarie a rendere, ad esempio, ancora più stringenti le regole sulla qualità oppure per lavorare e correggere il tiro su temi come le deroghe o la conversione”.

“Vi sono – prosegue il ministro – anche degli aspetti fortemente innovativi. È stato, ad esempio, modificato il regime di importazione da Paesi terzi, rendendo più trasparente il sistema di importazione del biologico extra-Ue; è stata introdotta la certificazione di gruppo che favorisce le piccole aziende e per la prima volta è stato affrontato il tema della soglia dei residui nei prodotti biologici”. (Disposizioni per l’attuazione del regolamento CE 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento CE 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi. Gazzetta ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2018).

Riconoscere un prodotto biologico non è difficile. Il primo impatto è legato al prezzo; un prodotto biologico ha un prezzo superiore rispetto ai prodotti convenzionali. Il certificato è il simbolo di riconoscimento che accompagna la confezione, con il marchio europeo e quello dell’ente che si è prodigato per controllare e certificare che quel prodotto sia bio. Ce ne sono 19 in Italia (di cui 3 autorizzati nella sola provincia di Bolzano), autorizzati e vigilati dal Dipartimento dell’ICQRF del Ministero delle politiche alimentari e forestali. E’ certificata tutta la fase della produzione, della lavorazione e della distribuzione, attraverso i suddetti Organismi di Controllo, soggetti giuridici privati che agiscono nel rispetto del principio di imparzialità.

Secondo il Decreto Legislativo del 23 febbraio 2018 n. 20 riguardante le disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola ed agroalimentare con il metodo biologico, all’art. 3 comma 6, “la vigilanza sugli organismi di controllo è esercitata secondo le modalità previste del regolamenti CE n. 889 del 2008 ed è volta alla verifica del mantenimento dei requisiti degli OdC, dell’efficacia e dell’efficienza delle procedure di controllo”.

Ma è davvero tutto oro quello che luccica?

Le indagini, avviate all’inizio del 2017, hanno permesso di scoprire un articolato sistema di frode finalizzato alla commercializzazione, sia in Italia che verso i principali Paesi europei, di prodotti ortofrutticoli che venivano falsamente etichettati come provenienti da agricoltura “Biologica e Biodinamica”. In molti casi, per soddisfare la crescente domanda dei mercati esteri, in eccesso rispetto alle disponibilità di raccolto, venivano incamerati nei magazzini aziendali anche partite di prodotti provenienti direttamente da terreni, non certificati “bio”, di ignari produttori agricoli della zona. Il sistema di frode, poi, si completava attraverso l’alterazione dei risultati delle analisi chimiche eseguite su campioni di prodotti confezionati ed etichettati per essere destinati alla grande distribuzione ad un prezzo notevolmente superiore, oppure venduti come materia prima “Biologica” all’industria locale.

 

Eugenio Selmi, LL.M. in Food Law

Dott.ssa Ilaria Pelliccioni


I Marchi Patronimici

I marchi patronimici sono molto diffusi, soprattutto nel mondo della moda e nel settore alimentare e vitivinicolo, solitamente rappresentando una soluzione efficace in termini di comunicazione poiché rappresentano il biglietto da visita dell’azienda. E’ comune nel mondo della moda, per esempio, l’utilizzo del proprio nome e cognome, considerato un vero e proprio sinonimo di stile o la testimonianza di una esperienza ed una tradizione familiare.

La legge consente di registrare il nome di una persona come marchio, ma non richiede che i marchi patronimici siano registrati solo ed esclusivamente dal titolare del nome. E’ l’art. 8 del Codice della Proprietà Intellettuale che detta le linee guida per l’utilizzo del nome come proprio marchio, purché l’uso del marchio non leda la fama o il credito o il decoro di chi ha diritto di portare il nome.

Tale principio è stato ribadito peraltro dopo l’entrata in vigore del codice della proprietà intellettuale, ai sensi del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, all’art. 21, che disciplina, in tema di limitazioni in riferimento all’utilizzo del marchio registrato,  che i diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica, purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, soprattutto in riferimento alle indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore di un prodotto o della prestazione del servizio.

L’art. 2564 del Codice Civile afferma che “quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla”.

E’ la Suprema Corte che precisa con sentenza n. 6678 del 1987: “qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all’oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’art. 2564 c.c. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella società”.

la Cassazione ha stabilito che “Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio, non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio né come denominazione sociale, salvo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione da parte di altri; l’inserimento nella denominazione sociale del patronimico di uno dei soci, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, non è conforme alla correttezza professionale, se non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti, esigenza non ravvisabile per la sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio” (Cass. Sentenza n. 6021 del 2014).

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso un interessante sentenza (Cass. civ. Sez. I Sentenza n. 10826 del 2016) sull’uso del patronimico come marchio.  Per quanto riguarda i settori merceologici identici o affini non è più possibile adottare come segno distintivo il proprio nome anagrafico se lo stesso in precedenza è stato validamente registrato come marchio (oltre che come denominazione sociale), salvo il suo impiego limitato secondo i principi di correttezza professionale.

Il caso in esame interessa il noto stilista Elio Fiorucci e le società a lui collegate. Nel 1990, la Fiorucci S.p.A. ha ceduto alle società Edwin Co. Ltd. e Edwin International (Europe) GMBH tutto il proprio patrimonio creativo, inclusi i propri marchi contenenti il nome “Fiorucci”. A seguito della cessione, lo stilista ha poi registrato e utilizzato altri marchi, tra cui “Love Therapy by Elio Fiorucci” e “Love Therapy Collection by Elio Fiorucci”. I marchi sono stati utilizzati per capi e accessori di abbigliamento, gadget e per operazioni di merchandising e co branding nella vendita di dolcificanti ipocalorici.

Nell’ambito del processo, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto legittimo l’uso del nome anagrafico del designer nei “successivi” marchi (i.e. “Love Therapy by Elio Fiorucci” e  “Love Therapy Collection by Elio Fiorucci”), sulla considerazione che tale nome esprimeva semplicemente la personalità di Elio Fiorucci, con chiaro intento descrittivo e non distintivo. Secondo la pronuncia della Corte di Appello di Milano, l’espressione “by Elio Fiorucci”, infatti, non aveva altro significato se non quello di manifestare l’apporto personale dello stilista alle attività in questione, il che escludeva ogni possibilità di illecito.

Eugenio Selmi, LL.M. in Food Law


La tutela del diritto d’autore su disegni e modelli

L’art. 17 dir. 98/71/CE prevede che i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della direttiva, siano ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma; prevede, altresì, che ciascuno Stato membro determini l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere. In altri termini, la direttiva obbliga gli Stati membri a tutelare l’industrial design con la disciplina in tema di diritto d’autore, ma riserva agli stessi Stati membri l’individuazione delle condizioni di applicabilità della disciplina e la definizione dei contenuti della protezione in base alla legge del diritto d’autore.

Si tratta di una disciplina minima di armonizzazione che è stata studiata per assicurare efficacia al nuovo sistema comunitario dei disegni e dei modelli e che ha inteso escludere, in ambito comunitario, proprio l’applicazione della clausola di trattamento nazionale di cui all’art. 2.7 della Convenzione di Berna (La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, adottata a Berna nel 1886, è un accordo internazionale che stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d’autore tra le nazioni aderenti) , secondo cui è riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, e ciò tenendo conto di quanto disposto dall’art. 7.4 (che attribuisce alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate). Non per questo la disciplina nazionale di recepimento della direttiva comunitaria si pone però in contrasto con quella convenzionale, dal momento che costituisce pur sempre espressione dell’esercizio di un potere normativo riconosciuto ai singoli ordinamenti nazionali dalla Convenzione di Berna: potere che presenta, nel caso di specie, la particolarità di attuare le linee programmatiche dettate, in ambito comunitario, dalla nominata direttiva. A sua volta, quest’ultima non predetermina, come si è detto, le condizioni di proteggibilità del disegno o del modello in base alla legge sul diritto d’autore, sicchè la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 95 del 2001, che richiede contenuto creativo e contenuto artistico, costituisce coerente recepimento della normativa comunitaria.

Per ottenere la tutela del diritto d’autore su modelli industriali è necessario che questi abbiano valore artistico. Esso non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. (Corte di Cassazione, sez. I civ, sentenza n. 7477 del 18 gennaio 2017).

La tutela delle opere di industrial design trova invece collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale.

La recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, sez. I civ, sentenza n. 2039 del 26 gennaio 2018, è stata l’occasione per puntualizzare i principi, ormai consolidati, che devono guidare il giudizio di fatto di comparazione tra le opere in caso di plagio, previsto dall’art. 171 della legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio .

 

Eugenio Selmi, LL.M. in Food Law

 

 


Validità del marchio composto da un gruppo di lettere

L’Art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (d’ora innanzi anche denominato c.p.i.) precisa che; “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.”

Con l’entra in vigore della Reg. UE 2015/2424 “il Marchio dell’Unione Europea”  del 23 marzo 2016, all’art. 4 si precisa  che  non è più necessario che un marchio possa essere suscettibile di rappresentazione grafica, ma è sufficiente che sia adatto a distinguere i prodotti ed i servizi di una impresa da quelli di un’altra impresa ad essere rappresentato nel registro marchi dell’ Unione Europea, in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare.

Tradizionalmente i marchi vengono suddivisi in marchi denominativi (costituiti da parole, anche di fantasia), marchi figurativi (costituiti da disegni) e marchi complessi (costituiti da più elementi combinati tra di loro).

Per molto tempo si è ritenuto di palmare evidenza che non potessero essere registrati i segni costituiti da lettere dell’alfabeto, oppure le cifre, trattandosi di segni di uso comune che generalmente riscontriamo nel quotidiano. E’ quanto affermato dall’art. 13 c.p.i. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

  1. a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  2. b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
  3. possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
  4. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
  5. Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

Eccezion fatta per quelle lettere o quei numeri che sono caratterizzati da un particolare colore, forma , tali da essere ritenuti riconoscibili al primo sguardo, (pensiamo al numero 46 di Valentino Rossi, divenuto ora un marchio celebre).

Nel medesimo caso si è affermata la giurisprudenza italiana. In particolar mondo si è affermata la registrabilità del marchio:

  • Della lettera Omega, in quanto, a seguito della Dir. 89/104, la registrabilità delle lettere dell’alfabeto deve ritenersi pacifica e la capacità distintiva del segno deve essere valutata con riferimento al prodotto specifico (caso Ferragamo, Cass. 25/06/2007, n. 14684);
  • Di un gruppo di lettere, anche senza che ad esso sia stata conferita una particolare caratterizzazione grafica (caso Volkswagen, Trib. Milano 31/03/2010)
  • Monster Energy contro Volkswagen AG –  Mad Catz Interactive (Raffigurazione di un quadrato nero con quattro strisce bianche) EUIPO (Causa T-567/15) Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016 “assenza di carattere distintivo”
  • Della lettera “LV” senza particolari caratterizzazioni grafiche (caso Louis Vuitton. Trib. Torino 21/11/2007)
  • Della lettera “G” in corsivo; tuttavia in questo particolare caso il Tribunale di Milano ha precisato che l’oggetto del marchio in questione non fosse rappresentato dalla lettera in se, bensì dalla particolare grafica indicata nelle registrazioni e, nell’affermare la non-contraffazione da parte di un altro marchio “G” in corsivo, ne ha sottolineato la debolezza (caso Gucci VS Guess, Tribunale di Milano 02/05/2013).

 

Eugenio Selmi, LL.M. in Food Law


Etichettatura: Obbligo sull’origine dell’ingrediente principale

L’ Unione Europea: approvata l’indicazione in etichetta sull’origine dell’ ingrediente principale.

A larga maggioranza i Paesi membri dell’Unione Europea hanno approvato il Regolamento esecutivo sull’indicazione in etichetta riguardante l’origine dell’ingrediente principale degli alimenti.

Come è noto, l’etichettatura riguardante le informazioni nutrizionali contenute in un prodotto alimentare è disciplinato dal Regolamento Europeo 1169/2011. L’indicazione di origine per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili è divenuta obbligatoria a partire da aprile 2015, restava fuori dalle indicazioni riportate sull’etichettatura l’origine del prodotto principale come il grano per la pasta o il latte nei formaggi. La novità contenuta nel Regolamento riguarda l’obbligatorietà destinata ai produttori che dovranno fornire informazioni dettagliate sull’origine del prodotto principale quando il luogo di provenienza dell’alimento è indicato o anche evocato e si differenzia dall’ingrediente principale.

Il Regolamento, tuttavia, si dimostra estremamente morbido riguardo l’indicazione del paese di origine, lasciando ampia discrezionalità nella dicitura “UE / non UE” fino all’indicazione del paese o della regione. Non si applicherà ai prodotti DOP, IGP e STG che sono già provvisti di un disciplinare di produzione molto chiaro, né quelli a marchio registrato.

Altra novità molto importante viene resa nota attraverso il portale del Ministero dello sviluppo economico con la Nota informativa Mise prot. N. 133330 del 9 aprile 2018, riguardante il soggetto responsabile della presenza o della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o regione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. L’8 febbraio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32, il Decreto legislativo del 15 dicembre 2017 n. 231 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170 “Legge di delegazione europea 2015”.

Ma in sostanza cosa cambia?

Il Regolamento prevede di contrastare le false indicazioni riportate in etichetta, quelle volte ad ingannare il consumatore riguardo l’origine del prodotto, che orientano la preferenza del consumatore nella scelta di un determinato prodotto rispetto ad un altro proprio per la tipicità e la tradizione che risiede in un determinato prodotto.  Contrastare l’evocazione dei prodotti italiani, abbattere il fenomeno dell’ Italian Sounding che rimanda alla mente del consumatore l’idea di acquistare un prodotto italiano solo perché in etichetta compare il Colosseo o soltanto perché la confezione di un un prodotto straniero si riporta una parola italiana (es. Pummarola, Pizza Ristorante, Parmesan, Brosecco) oppure un disegno o un’ immagine che rimanda l’acquirente ad un paesaggio italiano.

Diventa però estremamente difficile, se si leggono attentamente le norme espresse nel Regolamento, evitare tale illecito, poiché se il produttore di un determinato prodotto X sulla confezione non fa riferimento geografici di alcun tipo, né riporta informazioni o evocazioni dell’origine dell’alimento, non sarà obbligato a indicare il luogo di provenienza dello stesso alimento o del suo ingrediente primario.

Resterà da vedere cosa succederà in Italia quando il Regolamento entrerà in vigore e bisognerà valutare l’impatto che l’approvazione avrà sui decreti sull’origine degli alimenti già in vigore in alcuni paesi dell’ Unione come Italia e Francia.

 

Eugenio Selmi, LL.M. in Food Law


Diesel VS Deisel

Il 1 febbraio, perfettamente mimetizzato tra i negozi di Canal Street, nel distretto di Chinatown, New York City, Renzo Rosso, decide di fare un esperimento: Contraffare i suoi prodotti marca Diesel.

L’inventore del celebre marchio ha aperto un finto falso negozio che vende articoli prodotti dalla sua casa di moda con una scritta palesemente alterata DEISEL. Per non destare sospetti, l’allestimento del negozio si è presentato scarno, confuso, in linea con i negozi che caratterizzano una delle vie più famose di NYC, conosciuta dalla collettività come “la strada dei falsi”. Non è insolito trovare in questa via, tra i negozi, diversi brand che evocano marchi famosi a prezzi notevolmente più bassi. Uno dei mercati più colpiti è senza dubbio quello italiano.


Etichettatura per i derivati del pomodoro

In data 27 febbraio 2018, i Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda hanno firmato il decreto interministeriale per introdurre l’obbligo di indicazione dell’origine dei derivati del pomodoro.  Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% dei derivati del pomodoro.


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