Il marchio comunitario è più correttamente conosciuto come marchio europeo o marchio dell’Unione Europea (MUE). Si tratta di un unico marchio, il quale conferisce protezione in tutti gli Stati membri dell’Unione.
Per registrare un marchio ci sono tre vie principali: quella nazionale, quella europea e quella internazionale. Il marchio nazionale consente di ottenere protezione in un solo Paese. Mediante il marchio internazionale è possibile ottenere con un’unica procedura un serie di marchi nazionali. Il marchio comunitario o europeo consente invece di ottenere un titolo unico, avente valore in tutta l’Unione Europea.
Quali sono i vantaggi del marchio comunitario?
Quando un’impresa è intenzionata ad investire sulla creazione di un brand, la registrazione del marchio è indispensabile (si veda a tal proposito “Tutela del marchio: perché è essenziale per una start-up“).
Quali sono dunque i vantaggi legati alla registrazione di un marchio comunitario?
Il marchio ha protezione territoriale. Registrare un marchio in un solo Paese significa poter esercitare i diritti di esclusiva soltanto in quel Paese. Ma in un mondo sempre più globalizzato, l’imprenditore ha spesso la necessità di aggredire nuovi mercati e pertanto deve poter proteggere il proprio marchio in più Paesi. Con il marchio comunitario è possibile ottenere in un colpo solo una protezione estesa a tutti i 28 Paesi dell’Unione, mediante una singola procedura, nella propria lingua, con un singolo professionista e ad un prezzo estremamente conveniente rispetto alle registrazioni nazionali.
Perché tergiversare non è una buona idea?
Quando un’impresa crea un nuovo brand con il progetto o la speranza di espandersi in un mercato internazionale, non è una buona idea tergiversare prima di registrare un marchio comunitario.
Il ragionamento che spesso viene fatto dall’imprenditore è: “sto iniziando a lavorare soltanto sul mercato italiano, quindi per adesso registro un marchio nazionale e poi ci penserò“. Se è vero che la registrazione di un marchio nazionale impedisce a chiunque altro di registrare lo stesso marchio a livello europeo, niente impedisce ai concorrenti di registrarlo nei rispettivi Paesi membri. In questo modo, l’imprenditore non soltanto non potrà usare il proprio marchio in questi Paesi, ma perderà altresì la possibilità di ottenere un marchio comunitario.
Questo problema viene mitigato dal diritto di priorità. Quando viene depositata una domanda di marchio nazionale, il richiedente ha sei mesi di tempo per estenderla al marchio comunitario, senza perdere alcun diritto. Iniziare direttamente da una registrazione europea consente però di risparmiare i soldi necessari alla registrazione del marchio italiano.
Dove si registra il marchio comunitario?
La registrazione del marchio comunitario viene curata dall’EUIPO, ovvero l’Organizzazione Europea per la Proprietà Intellettuale, con sede in Alicante. E’ possibile depositare un marchio europeo rivolgendosi direttamente all’EUIPO, oppure attraverso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Ad oggi la procedura senza dubbio più facile e conveniente è quella della registrazione online, direttamente tramite il sito della EUIPO.
Quanto costa registrare un marchio comunitario?
Per registrare un marchio comunitario è necessario pagare all’EUIPO una tassa di € 850. Se si vuole registrare il marchio per più di una classe, sarà necessario pagare altre € 50 per la seconda ed € 150 per ogni classe aggiuntiva a partire dalla terza.
Per registrare un marchio italiano il costo per una classe si aggira intorno ad € 180, fra tasse sul marchio e sulla lettera d’incarico, diritti di segreteria e marche da bollo. Se si considera che con il marchio europeo si ottiene in una sola volta l’equivalente di 28 registrazioni nazionali, la convenienza è evidente.
Quanto tempo occorre per ottenere la registrazione?
Difficile prevedere il tempo necessario ad ottenere la registrazione di un marchio comunitario. Rispetto a molti uffici nazionali, l’EUIPO è più rapida e spesso è possibile ottenere la registrazione nell’arco di alcuni mesi. Tuttavia, i tempi potrebbero allungarsi nel caso in cui il processo di registrazione non proceda indisturbato e si presentino impedimenti od opposizioni di terzi.
La cosa positiva è che non c’è bisogno di attendere la registrazione del marchio per poter usare e per godere di protezione. Con la domanda di marchio, il richiedente può opporsi alle domande successive di marchi in conflitto con il suo. Inoltre, la domanda di marchio può essere trasferita e fatta oggetto di licenza come per un marchio registrato.
Perché affidarsi ad un professionista?
Qualunque persona fisica o giuridica può registrare autonomamente il proprio marchio. Tuttavia, a meno che all’interno dell’impresa non vi sia un ufficio od una persona specializzata in materia di proprietà intellettuale, il fai da te non è mai consigliato.
Innanzi tutto, prima di procedere alla registrazione è consigliabile far verificare ad un professionista la presenza dei requisiti di registrabilità del marchio. Alcune volte, una piccola modifica può essere sufficiente a rendere il marchio maggiormente distintivo e ad agevolare la registrazione.
Il professionista si occuperà altresì di redigere correttamente la lista dei prodotti e dei servizi per cui viene richiesta protezione. Ad oggi, non è più sufficiente indicare genericamente un’intera classe di prodotti o servizi. E’ invece necessario specificare quelli per i quali viene richiesta la protezione, senza essere né troppo generici né troppo restrittivi.
Infine, prima di registrare è indispensabile effettuare una ricerca di anteriorità e valutare eventuali ipotesi di conflitto con marchi precedenti. In mancanza di questo, non si rischia soltanto di perdere i soldi della registrazione. Il conflitto con marchi precedenti può essere scoperto anche dopo anni dalla registrazione. Si rischia pertanto di buttare al vento tutti gli investimenti fatti sul brand e subire azioni legali anche molto costose.
Avv. Massimo Bacci
LL.M. in Intellectual Property